答覆審查意見技巧

答覆審查意見技巧1

在發明專利申請實質審查過程中，專利局通常會以通知書的形式將審查意見和傾向性結論告知申請人。申請人需要針對審查意見進行答覆，而答覆審查意見通常需要發明人、專利管理工作者和專利代理人的密切配合，因此企業相關人員瞭解審查意見答覆的知識，對爭取專利申請獲得授權會很有幫助。

通常，審查意見通知書中會明確指出申請文件存在何種缺陷，如果我們想要作出有針對性的答覆來消除各種缺陷，則需要掌握一些技巧。下面就對一些常見缺陷的答覆技巧來進行一一闡述。

一、公開不充分

如果審查員認為專利申請文件不符合《專利法》第26條第3款關於“清楚”“完整”“能夠實現”的規定，即説明書公開不充分，通常會在審查意見通知書中首先指出這一缺陷。

導致審查員認為説明書公開不充分的原因可能有多種，有可能是因為説明書確實存在沒有全面完整地描述發明創造的技術方案不可克服的實質性缺陷造成的，也有可能是因為其他一些可以克服的缺陷造成的。例如：説明書存在打字錯誤、翻譯錯誤；説明書的某些語句不通順，不易理解；説明書使用的術語不規範；審查員對發明的背景技術掌握不夠，認為説明書缺少對本發明的描述；審查員沒有準確理解發明內容等。

申請人應當仔細閲讀審查意見通知書中給出的具體理由，分析清楚造成審查員得出這種結論的原因所在，並針對不同情況成熟意見或者修改文件。此時，申請人需要特別注意理解與掌握《專利審查指南》第二部分第二章的相關規定。

如果經分析認為，審查員認定説明書公開不充分的原因是語句不通順、文字或語句存在歧義、上下文描述不一致或者相矛盾或翻譯錯誤等造成的，則可以通過修改説明書以克服此類缺陷。申請人修改時應該充分説明修改的依據，指出修改的內容可以從原説明書和權利要求書的記載直接導出，否則將導致產生修改超範圍的缺陷。

如果經分析認為，審查員認定説明書公開不充分的原因是在於審查員對發明的背景技術掌握不夠，從而其認為説明書未對某技術內容作出清楚的描述，則應當在意見陳述書中詳細説明所述技術內容屬於本領域技術人員的公知常識，此時最好提供相關的現有技術文獻，例如相關領域的教科書、詞典等作為輔證。

如果經分析認為，審查員認定説明書公開不充分的原因是在於其沒能準確理解發明內容，則應該在意見陳述書中向審查員作出澄清性説明，必要時對申請文件作澄清性修改，並説明這樣的修改未超出原説明書和權利要求書記載的範圍。

二、屬於非授權主題

如果審查員認為專利申請的主題屬於專利法明確排除的不能授予專利權的主題，會指出該專利申請不符合《專利法》第5條或者第25條的相關規定。

如果審查員的具體理由是，權利要求的技術方案屬於智力活動的規則和方法，或者屬於疾病的診斷或治療方法，則申請人需要認真研究《專利審查指南》第二部分第一章第4。2節或者第4。3節的規定，並考慮是否有可能將權利要求改寫為裝置或用途的權利要求，或者陳述權利要求限定的發明實質內容是一種產品，而不是方法。

在某些情況下，發明的主題並不屬於或者主要不屬於智力活動的規則和方法、疾病的診斷和治療方法等不能授予專利權的客體，只是由於描述方式或者權利要求所涵蓋的範圍包括了不能授予專利權的客體，使得權利要求限定的內容不符合專利法和《專利審查指南》的有關規定。在這種情況下，可以通過修改權利要求的描述方式，或者刪除有關不授予專利權客體的內容，往往能夠克服這種缺陷。

如果權利要求涉及數學公式、計算機程序等特殊問題，則申請人應當仔細研究《專利審查指南》第二部分第九章的規定，根據具體情況修改權利要求，或者陳述意見表明權利要求符合專利法的規定。

三、不具備單一性

如果審查員認為權利要求書中的兩個或多個技術方案不屬於一個總的構思，會指出該專利申請的權利要求不具有單一性，不符合《專利法》第31條的規定。審查員通常會建議申請人將不具備單一性的部分技術方案刪除並分案。有關單一性的詳細規定，申請人可以參閲《專利審查指南》第二部分第六章的內容。

如果審查員指出該權利要求存在單一性問題，要求申請人分案，則申請人一定要針對審查員提出的特定問題，研究《專利審查指南》的相關舉例，可能的情況下與審查員會晤或者電話討論，就該問題充分陳述意見。

若權利要求書中的兩個或多個技術方案確實不具有單一性時，應當將不符合單一性要求的技術方案從權利要求書中刪除。申請人可以對該刪除的發明提交分案申請。

四、缺少必要的技術特徵

如果審查員認為權利要求記載的技術方案不能解決説明書中指出的所要解決的技術問題並達到預期的技術效果，則會作出權利要求缺少解決技術問題的必要技術特徵，不符合《專利法實施細則》第20條第2款相關規定的審查意見。

在確定權利要求是否缺少必要技術特徵時，應當分析該權利要求記載的技術特徵的集合是否能夠解決説明書中所指出的技術問題並達到預期的技術效果，特別要分析權利要求是否記載了對現有技術作出創造性貢獻的區別技術特徵。

如果獨立權利要求缺少某個或某些技術特徵就不能解決説明書中指出的最主要的技術問題，則應當修改獨立權利要求，以克服上述缺陷。

如果獨立權利要求中記載了對現有技術作出創造性貢獻的技術特徵，審查員指出的未寫入的技術特徵只是為了解決説明書中提及的次要技術問題，則可以不修改權利要求，而修改説明書發明內容部分中有關技術問題的相關描述，使其與獨立權利要求的技術方案相適應。

五、保護範圍不清楚

如果審查員認為權利要求沒有清楚地限定保護範圍，則會引用《專利法》第26條第4款，指出其不符合相關規定。

《專利審查指南》第二部分第二章節第3。2。2節規定，權利要求書應當清楚，具體包括兩個方面：一是每一項權利要求應當清楚；二是構成權利要求書的所有權利要求作為一個整體也應當清楚。申請人在看到通知書中指出的這類問題時，一定要準確理解審查員指出這一缺陷的具體原因，有針對性的分析通知書中的意見是否正確，必要時針對所指出的缺陷進行修改。

通常，造成權利要求不清楚的情況有幾種：一類屬於文字表達不清，不影響權利要求的保護範圍，對於這種情況，可採用與審查員溝通的方式，具體商討在文字上如何修改以克服此缺陷：另一類不清楚的情況則有可能導致權利要求保護範圍的變化，此時對該權利要求修改時，應考慮如何增加較少的技術特徵來克服所指出的缺陷：第三類是原權利要求的文字表達錯誤，未能正確表述其技術方案而導致權利要求不清楚，此時應當根據説明書中記載的內容對權利要求作出正確的限定，以清楚表達權利要求的保護範圍。

此外，權利要求不清楚也可能是一些非實質性的形式性缺陷造成的，此時只要克服這些形式性缺陷即可。還有一些情況是因為描述不當造成的，對於這種缺陷的修改，根據説明書換一種表達方式即可。

六、得不到説明書支持

如果審查員在審查意見通知書中指出權利要求不符合《專利法》第26條第4款規定的“以説明書為依據”的要求，即權利要求得不到説明書的支持，此時對申請文件有兩種修改方式。

（1）如果確定上述問題時指權利要求的概括不適當，則應當考慮對權利要求作出進一步限定，使其與説明書中公開的實施方式或實施例相適應。若認為本領域技術人員從説明書中記載的內容能合理地推出權利要求的概括限定，則可以陳述意見，並提供相應的證據，説明本領域技術人員根據説明書記載的內容能夠合理概括出相應的技術方案，以爭取到一個較好的保護範圍。

（2）如果確定上述問題是由於權力要求的用語與説明書中的用語不一致，或者是説明書發明內容部分缺少與權力要求技術方案相應的文字描述造成的，則可通過對説明書進行修改來克服上述缺陷。

七、不具備新穎性

如果審查員認為某權利要求所要保護的技術方案在申請日前已被公開，則會引用相關對比文件作出該權利要求不具備《專利法》第22條第2款規定的新穎性的審查意見。

申請人在答覆時，應當找出發明與審查員引用的對比文件之間的區別特徵。如果該區別特徵沒有寫入權利要求中，則應當修改權利要求書，將區別特徵補入權利要求中，並在意見陳述書中向審查員説明修改之處；如果權利要求書中已經明確寫明瞭該區別特徵，則應當陳述意見，向審查員説明和解釋本發明與對比文件的區別之處，以及權利要求在哪一部分明確寫明瞭該區別特徵。

需要注意的是，在這種情況下，申請人不僅應當在意見陳述書中論述上述權利要求相對於對比文件具備新穎性的理由，還應當論述其具有創造性的理由。

八、不具備創造性

如果審查員指出，某一項權利要求不具備《專利法》第22條第3款規定的創造性，則申請人應當針對具體情況分別處理，或者修改權利要求，或者陳述權利要求所限定的技術方案具備創造性的理由。

對有關創造性規定的理解，申請人需要仔細研究《專利審查指南》第二部分第四章第3。2節的具體內容。通常，審查員在分析權利要求是否具有創造性時，會採用該部分所述的“三步法”：

第一步，確定最接近的現有技術；

第二步，確定發明的區別特徵和其實際解決的技術問題；

第三步，判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來説是否顯而易見。

此外，在分析權利要求的創造性時，審查員通常會採用《專利審查指南》中設立的輔助審查基準，即判斷權利要求限定的發明是否解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術難題；是否克服了技術偏見；是否取得了預料不到的技術效果；或者是否在商業上獲得了成功。

申請人在答覆有關創造性的問題時，同樣可以借鑑上述“三步法”的實質，判斷審查員的意見是否合理，從而在意見陳述中作出妥當的答覆。一般步驟如下：

首先，判斷審查員作為審查基礎的對比文件是否公開了與本發明最為接近的現有技術。

其次，如果審查員作為審查基礎的對比文件確實為與本發明最接近的現有技術對比文件，則應當找出權利要求與該對比文件相區別的技術特徵，分析這些區別特徵帶來了哪些技術效果、解決了哪些技術問題、對現有技術作出了哪些改進。

再次，在確定了區別特徵和實際解決的技術問題後，接下來就要判斷權利要求限定的技術方案是否顯而易見。

判斷是否顯而易見的具體方法是：查看審查員引用的另外一篇或者多篇對比文件是否給出了一種啟示，根據該啟示，本領域技術人員可以將該區別特徵應用到該最接近的對比文件中，以解決該最接近的對比文件中存在的技術問題，取得本發明的技術效果，從而形成本申請權利要求限定的技術方案。如果不存在這樣的啟示，則權利要求限定的技術方案具備專利法規定的創造性，此時可以不對權利要求進行修改，但應當向審查員陳述意見，詳細説明支持自己觀點的理由，必要時還應當爭取與審查員會晤的機會，努力説服審查員改變其觀點，接受申請人關於權利要求具有創造性的意見。如果經過分析發現審查員的理由較為充分，不對權利要求進行修改則難以説服審查員時，就應當按照審查員的建議，或者根據本發明的實際情況，對權利要求進行修改。

在對權利要求進行了修改後，必要時還要對説明書的發明名稱、技術領域、背景技術、發明內容以及説明書摘要等部分作適應性修改。

九、修改超範圍

如果審查意見通知書中指出，申請人對申請文件的修改不符合《專利法》第33條的規定，即超出了原説明書和權利要求書記載的範圍，則申請人應當根據《專利審查指南》第二部分第八章第5。2節的規定，認真分析審查員的意見，確定修改是否超出了範圍。

對於可從原申請文件記載的內容直接導出的修改，可以在意見陳述書中詳細説明如何從原説明書和權利要求書中記載的內容導出目前修改的內容。為了更好地説服審查員，可以與審查員會晤或電話討論。

對於修改的確超出原申請文件記載的內容的部分，應當按照審查意見通知書中的要求將其刪去，以克服修改超範圍的缺陷，否則該申請會被駁回。

答覆審查意見技巧2

實質審查中我們經常會遇到審查員以一篇或幾篇對比文件，將專利申請的一些技術特徵作等同對比，而剩餘的不同技術特徵，就以“公知常識”或“顯而易見”等為由，否認掉該專利申請的創造性。碰到這種情況有時是比較棘手的，因為審查意見一般不提供教科書、手冊等證據支持。若申請人不服，又苦於不能窮盡舉例説明不是“公知常識”等等，如何答覆是好，我之愚見：

1、具體分析，認真對比

上述的`審查意見有一些無疑是對的，但不排除的情況有：審查時間很緊，審查員大致給出基本否認的意見，而讓申請人去詳細説明解釋，再審時就清楚明白了。本人曾碰到過這類實例，一審意見全盤否定，答一通後又全部授權。外國的審查意見也有類似情況。另一情況：當今知識爆炸、分門別類越來越細，審查員可能不夠了解本領域的具體情況，給出了似是而非或抽象和空泛的評審意見，若發現情況不對，就要認真對比，為申請人爭取最大利益。

2、抓住技術方案中的實質不同點分析，闡明不同點帶來的意料不到的技術效果

（1）對於似是而非的評審意見，由於代理人的知識面和經驗是有限的，很多情況下初看似乎相同，難以分辨其中實質的不同。那麼就應該與發明人積極配合，使其瞭解相關規則，樹立信心，啟發鼓勵發明人提供一些技術信息上的支持，如此，代理人便可以利用熟悉法規和答辯技巧的優勢，大做文章了。

（2）通過技術表面上的相似之處，重點分析技術方案與現有技術實質上的不同點，這是爭取專利申請授權的關鍵所在。

（3）為明顯有別於現有技術，必要時應該作出適當的修改，以便獲得合理的保護範圍。

（4）在説明書中，應該儘可能披露技術信息，以便作為實質性支持以及答覆審通和修改權利要求書的基礎。

（5）要“步步為營、據理力爭”。當初撰寫權利要求書時是“步步為營”，而到實質審查時，對於每一條權項都要據理力爭。

3、面對“顯而易見”或“公知常識”的審查意見，技巧性的應對

（1）面對“顯而易見”或“本領域的普通技術人員無需創造性勞動”的審查意見，一般可以通過分析該項目的背景技術、提案的基礎、實際投入的人力資源和物力，以及研發過程的有關記錄等材料來回答。

（2）面對“公知常識”的審查意見，除了通過上述方法分析之外，還可以與發明人配合儘可能主動介紹本領域常用的一些技術手段——主動舉證。若審查員不同意你所述的意見，那麼他就完全應該對其提出的論點舉證，申請人也可以請求審查員舉證。這樣可化被動為主動，為後期的答辯留有餘地。因為，對待以“公知常識”為由抗辯是否要舉證、如何舉證，雖然法規有所説明，但是具體實踐中，業內不同階層理解不一樣。專利局的很多審查意見是不舉證的，而專利複審委的審查員和法官卻認為必須舉證。

對待審查意見中“顯而易見，無需創造性勞動就可得出”或“有限的實驗可得出”、“本領域常用的技術手段”的內容，代理人必須與發明加強溝通合作，依照法律法規的要求闡述鮮明的觀點，可以爭取應有的權益。

答覆審查意見技巧3

1、認真閲讀審查意見內容，仔細分析對比文件

代理人在收到第一次審查意見時，首先應針對審查意見認真閲讀，尤其應仔細分析審查員所闡述的對比文件與本申請區別特徵點及對創造性的判斷理由，這是審查員對本申請案做出傾向性結論的依據。

此時應認真分析審查員所指出的問題是否正確，同時應從專業上仔細分析本申請區別特徵較之於對比文件所產生的技術效果，然後根據這種效果結合審查指南對創造性的要求判斷審查員意見是否準確，為下一步答辯打下基礎。

涉及創造性的答辯最好先與發明人溝通。雖然創造性判斷在審查指南上有一定的規定，但涉及區別特徵和技術效果的問題仍然是屬於技術上的問題，針對創造性的答辯應圍繞區別特徵展開，這就需要透徹地瞭解本申請技術方案的技術領域、背景技術、技術方案及技術效果。發明人是從事該領域的專業人員，親身參與了該申請的研發，對本現有技術及申請技術方案較代理人和審查員必然有更為深刻的瞭解，能夠準確地判斷和挖掘出本申請與對比文件之間的區別，並能根據其對所屬技術領域及現有技術的瞭解闡述這種區別所導致的技術方案、技術效果的差異，可通過這種差異所解決的技術問題及帶來的技術效果進行分析和闡述，以充分説明該技術方案對於審查員所引用的對比文件的非顯而易見性，而這些內容是答辯時最有説服力的依據。

2、結合審查指南進行鍼對性答辯，做到有理有據

創造性的判斷是一個非常難以掌握的標準，審查員在判斷其技術方案對於所屬領域的技術人員來説是否是顯而易見的，容易受到主觀因素的影響，有説服力的意見陳述能夠促使審查員正確理解發明的實質，客觀公正地作出評判。

答辯過程中，應當使審查員能夠清楚地看到本申請與對比文件的技術方案的實質性差別，而這種差別藴含着不同於現有技術的技術方案，從而帶來了不同的技術效果，且這種改進的技術方案對本領域技術人員而言並不是顯而易見的，符合突出的實質性特點和顯著的進步要求。

在對審查員的觀點提出反駁時應當具有説服力，應就審查員所提出的意見結合審查指南要求進行有針對性的答辯，答辯時説理清楚，論據充分，必要時可印證對比文件和本申請內容及審查指南的有關規定，詳盡闡述其發明相對於現有技術的非顯而易見性，使審查員清楚地瞭解本申請技術方案與對比文件之間實質性的差異，因此這樣的意見陳述將可能使申請朝着有利於授權的方向發展。如果只有論點，而缺乏充分依據支持的意見陳述是很難有説服力的。

針對審查員提出的創造性缺乏的審查意見，在意見陳述書中對其發明與對比文件的區別分別從區別特徵、技術方案、技術效果等方面充分論述本發明與對比文件的差別，並論述本發明具有非顯而易見性的充分理由，答辯有理有據。